>>> Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành

>>> Nhãn hiệu như thế nào thì được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam?

Bài viết dưới đây của LH Legal sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ và chuyên sâu về việc cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu sau khi đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Căn cứ khoản 1 và 3 Điều 92 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một loại văn bằng bảo hộ ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu đó.

Có được cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu không?

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu hoàn toàn có quyền cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu của mình. Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019, 2022) quy định chủ sở hữu có quyền:

“Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật này.”

Quyền sử dụng nhãn hiệu được làm rõ tại khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó “sử dụng nhãn hiệu” bao gồm các hành vi như:

• Gắn nhãn hiệu lên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch;

• Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;

• Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Bên cạnh đó, Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó:

• Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

• Việc chuyển quyền phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Từ các quy định trên có thể khẳng định rằng chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu của mình thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được lập bằng văn bản theo đúng quy định luật định.

Điều kiện để hợp đồng cho phép sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực

Căn cứ theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 141, 142 và 144 Luật Sở hữu trí năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019, 2022), điều kiện để hợp đồng nói chung và hợp đồng cho phép sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực nói riêng gồm:

• Điều kiện về chủ thể:

  • Các bên tham gia hợp đồng phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập (theo Điều 117 BLDS 2015).

  • Bên cấp quyền phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền hợp pháp.

• Điều kiện về sự tự nguyện: Việc giao kết hợp đồng phải được thực hiện trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối hoặc nhầm lẫn.

• Điều kiện về mục đích và nội dung:

  • Mục đích và nội dung của hợp đồng cho phép sử dụng nhãn hiệu phải không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  • Các thỏa thuận phải phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về phạm vi và giới hạn chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo Điều 144 Luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể Hợp đồng phải bao gồm các nội dung sau:

    • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

    • Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

    • Dạng hợp đồng;

    • Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

    • Thời hạn hợp đồng;

    • Giá chuyển giao quyền sử dụng;

    • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

• Ngoài ra Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

  • Buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

  • Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;

  • Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

  • Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

• Điều kiện về hình thức hợp đồng: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được lập thành văn bản theo khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ.

Ví dụ về Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Những hạn chế khi cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 125, Điều 129 và Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, có những hạn chế sau khi cho Công ty khác sử dụng nhãn hiệu:

• Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

• Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;

• Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

• Không thực hiện các hành vi sau mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu:

  • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

  • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

  • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

  • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Rủi ro pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp

Rủi ro mất khả năng kiểm soát nhãn hiệu: Khi cho phép doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể gặp tình trạng:

• Đơn vị được cấp phép sử dụng nhãn hiệu vượt quá phạm vi hợp đồng (về lãnh thổ, nhóm hàng hóa, dịch vụ, phương thức khai thác…);

• Nhãn hiệu bị gắn lên hàng hóa/dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, làm giảm khả năng phân biệt hoặc ảnh hưởng xấu đến uy tín;

• Xuất hiện nguy cơ nhãn hiệu bị sử dụng theo cách khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp.

Theo Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu có quyền ngăn cấm các hành vi sử dụng trái phép, nhưng việc kiểm soát trên thực tế luôn là thách thức, đặc biệt với hợp đồng cấp phép diện rộng.

Tranh chấp về phạm vi sử dụng: Nếu hợp đồng không quy định rõ các nội dung dưới đây thì rất dễ phát sinh tranh chấp.

• Phạm vi lãnh thổ;

• Mẫu thể hiện nhãn hiệu;

• Danh mục hàng hóa/dịch vụ;

• Phạm vi quyền được chuyển giao.

Bên được cấp quyền có thể cho rằng mình có quyền sử dụng rộng hơn, còn bên cấp quyền cho rằng việc sử dụng đã vượt quá phạm vi cho phép. Những tranh chấp này thường phức tạp, kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác giá trị nhãn hiệu.

Lưu ý về kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ: Một trong các rủi ro lớn nhất là việc bên được cấp quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, dẫn đến:

• Sự suy giảm uy tín, hình ảnh thương hiệu;

• Khiếu nại từ người tiêu dùng nhưng lại ảnh hưởng đến chủ sở hữu nhãn hiệu;

• Nguy cơ nhãn hiệu bị coi là suy yếu hoặc mất tính phân biệt, gây hậu quả pháp lý lâu dài.

Vì vậy, chủ sở hữu cần thiết lập cơ chế kiểm tra định kỳ, tiêu chuẩn chất lượng và quyền yêu cầu dừng sử dụng nếu hàng hóa/dịch vụ không đạt yêu cầu.

Chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm: Trong nhiều trường hợp, hợp đồng không nêu rõ.

• Các hành vi bị xem là vi phạm;

• Cách thức chấm dứt hợp đồng;

• Nghĩa vụ thu hồi sản phẩm, biển hiệu, tài liệu mang nhãn hiệu sau khi hợp đồng chấm dứt;

• Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Do đó, khi phát sinh vi phạm, chủ sở hữu gặp khó khăn trong việc yêu cầu dừng sử dụng nhãn hiệu hoặc buộc bên vi phạm bồi thường. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, nhãn hiệu vẫn có thể tiếp tục bị khai thác trái phép kể cả khi hợp đồng đã hết hiệu lực.

Việc cho phép doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu là phương thức khai thác hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, để hoạt động này mang lại lợi ích và không tạo ra rủi ro pháp lý, chủ sở hữu cần soạn thảo hợp đồng rõ ràng, kiểm soát chất lượng hàng hóa – dịch vụ và đảm bảo việc sử dụng nhãn hiệu không làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu. Với kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và hợp đồng thương mại, LH Legal khuyến nghị doanh nghiệp tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và chủ động tham vấn luật sư trước khi ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu nhằm bảo vệ giá trị nhãn hiệu và khai thác tối ưu tài sản trí tuệ của mình.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (P.Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, phường Ba Đình (P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal