>>> Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

>>> Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành

Tóm tắt vụ tranh chấp nhãn hiệu 'Celano'

KIDO Foods từng là công ty con của KIDO Group, vừa sản xuất vừa sở hữu thương hiệu Merino và Celano. Sau khi tái cơ cấu vào năm 2022, quyền sở hữu thương hiệu Celano được chuyển về cho KIDO Group, còn KIDO Foods chỉ còn đảm nhiệm vai trò sản xuất kem. Cùng với Celano, tháng 12/2023, KIDO Foods đã chuyển nhượng quyền sở hữu thương hiệu này cho KIDO Group.

Tháng 9/2024, NutiFood bắt đầu nắm quyền kiểm soát KIDO Foods với 51% cổ phần, trong khi đó, KIDO Group giữ lại 49% cổ phần. Vì KIDO Group giảm tỷ lệ sở hữu và KIDO Foods trở thành công ty liên kết của tập đoàn KIDO, nên việc khai thác, sử dụng 2 nhãn hiệu kem trên cần được xem xét lại. Chính vì thế, KIDO Group đưa nội dung này để ý kiến cổ đông tại hội đồng bất thường sắp diễn ra. 

Vụ tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu Celano xảy ra khi KIDO Group cho rằng mọi hoạt động sử dụng hai thương hiệu Celano và Merino phải được tập đoàn này thông qua. Tuy nhiên, KIDO Foods vẫn tiến hành quảng bá thương hiệu khi chưa có sự chấp thuận của KIDO Group, bao gồm cả việc sử dụng hình ảnh Celano trong các chiến dịch trên các trang mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube và trong các hoạt động tài trợ của chương trình truyền hình như “2 ngày 1 đêm”, “Anh trai say hi”… Chính vì thế, KIDO Group đã khởi kiện KIDO Foods ra tòa, vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” được Tòa án nhân dân TP. HCM thụ lý. 

Quyết định của tòa án

Ngày 17/01/2025, Tòa án nhân dân TP. HCM ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo đơn yêu cầu của Tập đoàn KIDO (KIDO Group, HOSE: KDC), liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Quyết định của Tòa án nhằm cấm hoặc buộc thực hiện các hành vi nhất định, trong đó có việc sử dụng nhãn hiệu Celano - một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực kem - do KIDO sở hữu. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 17/1/2025, và được thực thi các quy định pháp luật về thi hành án dân sự.

Sử dụng hình ảnh Celano trong các hoạt động tài trợ của chương trình truyền hình

Bản án 12/2022/KDTM-PT ngày 28/02/2022 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Thành phần đương sự:

Nguyên đơn: Công ty TNHH M; Địa chỉ: Xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Phát Đ (có mặt).

Bị đơn: Công ty F; Địa chỉ: Phường 6, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:

• Ông Đỗ Quan H (Giấy ủy quyền ngày 21/02/2022) (có mặt).

• Bà Huỳnh Thị V (Giấy ủy quyền ngày 21/02/2022) (có mặt).  

Người kháng cáo: Nguyên đơn Công ty TNHH M.

Xem chi tiết bản án tại đây

Tóm tắt vụ án

Phiên tòa sơ thẩm

1. Nguyên đơn trình bày:

1.1. Quan điểm của nguyên đơn

Nguyên đơn Công ty TNHH M (sau đây viết tắt là Công ty M) và phần trình bày của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn tại Tòa như sau:

• Công ty M (tiền thân là Cơ sở M) là chủ sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu “MEKONG” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 96121. 

• Ngày 15/4/2017, nguyên đơn phát hiện Công ty Cổ phần F (nay đổi tên là Công ty F) đã sử dụng dấu hiệu “MEKONG FOODS, hình” để giới thiệu quảng cáo cho sản phẩm nước mắm (thuộc nhóm hàng hóa số 30) trên trang web (trang điện tử) goldfoods.vn.

• Dấu hiệu “MEKONG FOODS” mà Công ty F đã sử dụng để giới thiệu, quảng cáo cho sản phẩm nước mắm là dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “MEKONG” của Công ty M.

• Sau khi phát hiện sự việc, Công ty M đã nhiều lần gửi văn bản đến Công ty F và yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm nhưng không nhận được trả lời của Công ty F.

• Ngày 26/4/2017, nguyên đơn đã gửi hồ sơ yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ giám định sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gắn trên sản phẩm của Công ty F. Theo kết luận giám định, Dấu hiệu “MEKONG FOODS và hình” gắn trên chai đựng nước mắm quảng cáo trên trang web goldfoods.vn là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 96121 của Công ty M.

1.2. Yêu cầu khởi kiện

Công ty M khởi kiện đến Tòa án yêu cầu Công ty F:

• Chấm dứt hành vi quảng cáo sản phẩm xâm phạm nhãn hiệu “Mekong, hình” thuộc quyền sở hữu đã được bảo hộ của Công ty M;

• Buộc Công ty F phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M;

• Buộc Công ty F phải trả chi phí cho việc thuê giám định sở hữu công nghiệp là 12 triệu đồng và chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý là 66.000.000 đồng. Tổng cộng 78.000.000 đồng.

2. Bị đơn trình bày

Công ty F không xâm phạm nhãn hiệu và hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Công ty M bởi các lý do:

Nhãn hiệu đăng ký “MEKONG FOODS, hình” của Công ty F đáp ứng đủ điều kiện và có khả năng phân biệt với nhãn hiệu đơn thuần của Công ty M. Tuy nhiên Công ty F không đăng quảng cáo sản phẩm chai nước mắm trên trang Web của công ty như rình bày của nguyên đơn.

Về tên thương mại của bị đơn: bị đơn không đồng ý thay đổi tên thương mại theo yêu cầu của nguyên đơn vì:  

• Tên thương mại của Công ty F được đặt đúng theo quy định của pháp luật và được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313689980 ngày 10/3/2016.

• Tên thương mại Công ty F có thành phần tên riêng là “Mekong Foods” và không trùng cũng như không gây nhầm lẫn với tên Công ty M là phù hợp theo quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về khả năng phân biệt của tên thương mại.

Về yêu cầu của nguyên đơn đòi bồi thường chi phí giám định và chi phí luật sư: Do không đồng ý hai yêu cầu trên của nguyên đơn nên bị đơn không có nghĩa vụ với chi phí giám định sở hữu công nghiệp là 12.000.000 đồng và chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng mà nguyên đơn đã bỏ ra.

3. Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty M đối với bị đơn - Công ty F về việc:

• Buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M và buộc bị đơn phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M.

• Buộc Công ty F phải trả cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 30/10/2019 nguyên đơn đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm

1. Nguyên đơn trình bày

Tên thương mại của bị đơn gây nhầm lẫn với tên thương mại của nguyên đơn đã được bảo hộ.

Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét việc trang web goldfoods.vn của bị đơn đã đăng hình ảnh quảng cáo về sản phẩm có dán nhãn hiệu “MEKONG FOODS” kèm theo chứng cứ là Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình thành phố Hà Nội để chứng minh việc bị đơn có đăng hình trên trang web của bị đơn để quảng cáo sản phẩm chai nước mắm có nhãn hiệu “MEKONG FOODS” vào ngày 15/4/2017 là vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn.

Từ đó không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đối với yêu cầu:

• Buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M.

• Buộc bị đơn không được sử dụng tên thương mại của Công ty F vì xâm phạm nhãn hiệu của Công ty M theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

• Buộc bị đơn chi trả các chi phí giám định, phí luật sư.

Với các lý do trên, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa toàn bộ bản sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

2. Bị đơn trình bày

Bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm vì: 

• Bị đơn không thừa nhận việc có đăng quảng cáo sản phẩm là chai nước mắm có nhãn hiệu như trình bày của nguyên đơn. 

• Bị đơn cũng chưa sản xuất và kinh doanh sản phẩm trên.

• Bị đơn không chấp nhận chứng cứ này vì cho rằng việc truy cập một trang web không phải của bị đơn để truy tìm lịch sử thông tin trên trang web của bị đơn là không khách quan.

• Tên thương mại của bị đơn không vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn, không đồng ý chi phí do phía nguyên đơn đặt ra.

3. Nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm

Đối với yêu cầu buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M:

• Nguyên đơn chỉ cung cấp chứng cứ là hình ảnh chụp từ trang web goldfoods.vn có hình chai nước mắm có nhãn hiệu Mekong Foods, ngoài ra không có tài liệu nào khác cũng như không cung cấp được lịch sử các dữ liệu thông tin mà bị đơn đã đăng trên trang web goldfoods.vn; chai nước mắm trong thực tế, các bảng quảng cáo, tiếp thị… 

• Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn trình bày: hồ sơ yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ giám định sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gắn trên sản phẩm của Công ty F chỉ là hình ảnh chụp từ trang web goldfoods.vn; dữ liệu thông tin lưu trữ từ trang điện tử khác, không phải từ chính trang web goldfoods.vn của bị đơn.

• Trong quá trình giải quyết vụ án, trang web goldfoods.vn của bị đơn không có đăng hình ảnh quảng cáo cũng như sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước mắm có hình ảnh, nhãn hiệu như nguyên đơn cung cấp. Đồng thời, nguyên đơn thừa nhận trong suốt quá trình từ khởi kiện đến giải quyết, bị đơn đã không còn hình ảnh quảng cáo về sản phẩm có dán nhãn hiệu “MEKONG FOODS”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bị đơn đã chấm dứt hành vi quảng cáo sản phẩm, xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn.

Như vậy, yêu cầu trên không có cơ sở, nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về yêu cầu cho rằng tên thương mại của Công ty F đã xâm phạm nhãn hiệu của Công ty M theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ:

• Cụm từ MEKONG là danh từ quốc tế, phổ biến trên thế giới, được các doanh nghiệp trong khối ASEAN sử dụng; mặt khác đối chiếu nhãn hiệu đăng ký “MEKONG FOODS, hình” và logo của Công ty F có khả năng phân biệt rõ ràng với nhãn hiệu và logo của Công ty M.

• Tên thương mại là Logo của Công ty F có thành phần, kiểu dáng, kích thước, hình ảnh không trùng cũng như không gây nhầm lẫn với tên Công ty M, hoàn toàn phù hợp quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về khả năng phân biệt của tên thương mại.

• Mặt khác, theo quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về các hành vi sử dụng nhãn hiệu thì sử dụng tên thương mại không phải là hành vi sử dụng nhãn hiệu.

Như vậy, yêu cầu trên là không có căn cứ, Tòa án sơ thẩm không chấp nhận là có cơ sở, đúng pháp luật.

Về yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả chi phí cho việc thuê giám định sở hữu công nghiệp và chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý:

• Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được chấp nhận nên yêu cầu buộc bị đơn trả chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý của nguyên đơn cũng không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận.

• Riêng về chi phí thuê giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện trước khi nguyên đơn khởi kiện đến Tòa án chứ không theo thủ tục về trưng cầu giám định được quy định tại Điều 102 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 nên khoản tiền mà nguyên đơn cho rằng đã chi phí cho việc giám định không được xác định là chi phí tố tụng.

Như vậy, yêu cầu trên không được chấp nhận là có căn cứ, đúng pháp luật.

4. Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty M đối với bị đơn - Công ty F về việc:

• Buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M và buộc bị đơn phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M.

• Buộc Công ty F phải trả cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 308 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015; áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Nếu có thắc mắc hay gặp các vấn đề liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu, bạn có thể liên hệ đến LHLegal - đội ngũ Luật sư giỏi về Kinh doanh thương mại của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bạn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp bạn một cách tốt nhất.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự